Il Tribunale di Milano conferma la propria competenza giurisdizionale per i casi di presunta violazione dei diritti di marchio mediante vendita online di prodotti tra Stati diversi dell’Unione Europea.

di Serena Bertinetto

Con la sentenza dello scorso 28 ottobre 2020, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sul tema della sussistenza di giurisdizione italiana per i casi di lamentata violazione dei diritti di marchio mediante la vendita online di prodotti all’interno di Stati dell’Unione Europea differenti.

Nel 2017 la società MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. (di seguito, “MAX MARA”) si rivolgeva infatti al Tribunale di Milano per convenire in giudizio la società spagnola BALNEO ELEMENTS S.L. (di seguito, “BALNEO ELEMENTS”) al fine di ottenere, tra le altre cose, l’accertamento della condotta illecita di quest’ultima, l’inibitoria della prosecuzione della stessa condotta ed il risarcimento del conseguente danno subito.

In particolare, MAX MARA contestava che l’utilizzo da parte di BALNEO ELEMENTS del marchio “Mi&Co” su prodotti di abbigliamento e articoli accessori costituisse violazione delle proprie privative sul segno “MAX&Co.”, tanto ai sensi degli art. 20, comma 1, lett. b) del Codice della proprietà industriale e intellettuale (di seguito, “c.p.i.”) e dell’art. 9 lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001 (di seguito, “RMUE”), per il rischio di confusione tra i segni e il rischio di associazione tra le imprese, quanto ai sensi dell’art. 20, comma, 1 lett. c) c.p.i. e dell’art. 9 lett. c) RMUE, per l'appropriazione illecita del carattere attrattivo derivante dalla rinomanza del proprio marchio (registrato quale marchio italiano nel 1999 e quale marchio dell’Unione Europea nel 2001).

A sostegno di tali argomentazioni MAX MARA documentava l’acquisto effettuato sul sito www.miandco.es di una camicetta recante il marchio oggetto di contestazione, consegnata presso l’indirizzo dell’acquirente in Milano.

Proprio sulla base di tale presupposto fattuale, il Tribunale di Milano ha confermato la propria competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 7(2) del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (di seguito, “Regolamento Bruxelles I bis”).

Come noto, secondo tale norma, un soggetto può essere convenuto in uno Stato membro diverso da quello del proprio domicilio “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Secondo giurisprudenza costante, il concetto di “luogo dove avviene l’evento dannoso” può indicare sia il luogo dove è avvenuto l’evento che causa il danno, sia il luogo dove il danno è avvenuto. La scelta è rimessa all’attore.

Tale apparente vantaggio in capo a chi intende instaurare un’azione è stato nel tempo attenuato dalla Corte di Giustizia Europea con la formulazione del c.d. “mosaic principle” (caso Shevill, C-68/93, Fiona Shevill v. Presse Alliance S.A., 1995), al fine di limitare l’eccessiva (e diffusa) pratica del forum shopping.

Nello specifico, il mosaic principle – applicato, peraltro, anche dal Tribunale nella decisione in commento – consente all’attore di agire dinnanzi al foro identificato ex art. 7(2) del Regolamento Bruxelles I bis, invocando e lamentando unicamente il danno subito in tale territorio, ad esclusione di ogni danno ulteriore.

Come anticipato, nel caso in commento l’applicazione dell’art. 7(2) del Regolamento Bruxelles I bis ha portato i giudici milanesi a confermare la sussistenza della giurisdizione italiana. Infatti, secondo il Collegio, l’accessibilità e semplicità del procedimento di acquisto proprio del sito www.miandco.es, la comprensibilità della lingua spagnola per i consumatori italiani, la comunanza della moneta europea, nonché gli agevoli sistemi di pagamento elettronico, costituiscono elementi che consentono di considerare tale sito come rivolto (altresì) al pubblico italiano (come evidenziato dalla facilità dell’acquisto documentato nel corso del procedimento).

Dopo aver confermato la sussistenza della giurisdizione italiana (nonché la propria competenza, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i.) ai fini di decidere la controversia, il Tribunale di Milano ha poi ritenuto che la condotta posta in essere dalla BALNEO ELEMENTS costituisse violazione dei diritti di esclusiva di parte attrice. I giudici hanno, infatti, evidenziato la forte “somiglianza strutturale” tra il marchio contestato e quelli di titolarità di MAX MARA, oltre che la notevole somiglianza fonetica e visiva tra i marchi, a fronte di una totale identità o forte affinità dei prodotti contraddistinti dai due segni.

La decisione ora commentata si rivela, senz’altro, di forte interesse, in particolare alla luce della dinamica lettura che il Tribunale di Milano ha fornito dell’art. 7(2) del Regolamento Bruxelles I bis. Questo caso rappresenta infatti un valido precedente, che potrà essere invocato da soggetti che lamentino un danno causato dalla violazione dei propri diritti di esclusiva nazionali tramite siti di e-commerce facenti capo a società domiciliate in un differente Stato dell’Unione Europea.