L’EUIPO e i criteri valutativi del carattere distintivo dei marchi sonori – Caso R 2821/2019-1

di Livia Allegri

Accanto ai cosiddetti marchi “tradizionali”, comunemente rappresentati da segni grafici o verbali, è possibile registrare anche segni costituiti esclusivamente da un suono. In questo caso si parla di marchi “sonori”, appartenenti alla categoria dei cosiddetti “marchi invisibili”, ossia di tutti quei marchi che non possono essere percepiti visivamente.

Sotto il profilo giuridico, anche i marchi sonori, come qualsiasi altro tipo di marchio, per essere registrabili devono possedere, ai sensi dell’articolo 7 (1)(b) Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE), il requisito della capacità distintiva: devono, cioè, essere costituiti da segni idonei ad identificare e distinguere un prodotto o un servizio come provenienti da una determinata impresa (anziché da un’altra).

Con una recente decisione, la Commissione di Ricorso dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) si è pronunciata proprio in materia di marchi sonori, offrendo un’approfondita analisi sui relativi criteri di valutazione del carattere distintivo.

La decisione in esame rappresenta l’epilogo del ricorso promosso dalla società tedesca B. Braun Melsungen AG avverso il rifiuto opposto dall’EUIPO nei confronti della domanda di marchio n. 18063460 presentata dalla stessa società nel 2019 per il suono di cui al seguente link http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000018063460, del quale era stata richiesta tutela in relazione a prodotti e servizi nei settori dei dispositivi medicali, dei software e dell’elettronica.

Tale domanda di marchio è stata contestata dall’EUIPO per mancanza di carattere distintivo con riferimento ai prodotti ed ai servizi rivendicati nelle classi 9, 10, 11, 41 e 44. In buona sostanza, le ragioni che hanno determinato il rifiuto da parte dell’esaminatore dell’Ufficio europeo sono state i) un’asserita incapacità della sequenza sonora di fornire al pubblico di riferimento indicazioni sull’origine dei prodotti e dei servizi protetti dalla registrazione, in quanto già comunemente utilizzata nel campo degli apparecchi elettronici; ii) un’asserita incapacità di generare alcuna forma di riconoscimento, in quanto il suono oggetto della domanda di marchio sarebbe eccessivamente semplice e banale.

Interrogata sulla questione dopo la presentazione del relativo appello, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha, innanzitutto, ricordato che il Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) non stabilisce alcun criterio particolare per la valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro o, in generale, di altri impedimenti alla registrazione di tali marchi. In secondo luogo, la Commissione di Ricorso ha precisato che il solo fattore decisivo ai fini del riconoscimento del suddetto carattere distintivo, in materia di marchi sonori, è costituito dalla capacità della sequenza sonora di permettere al consumatore di riconoscere i prodotti ed i servizi come provenienti da una particolare impresa (anziché da un’altra). Nel caso specifico, si è ritenuto che i prodotti ed i servizi rivendicati dalla domanda di marchio UE rifiutata siano destinati a consumatori medi ed a consumatori esperti, in particolare nei settori IT, salute e preparazioni mediche o sanitarie e, dunque, ad un pubblico dotato di un elevato livello di attenzione.

Partendo da tali considerazioni, la Commissione di Ricorso ha altresì stabilito che la sequenza sonora in questione sia “breve e memorabile (un cosiddetto “Jingle”)” e, soprattutto, “non troppo breve per essere percepita come un segno di riconoscimento”.

La Commissione ha, inoltre, evidenziato che il fatto che molti dispositivi elettronici producano una sequenza sonora quando vengono attivati dimostra che i consumatori sono abituati a percepire tali suoni come un’indicazione dell’origine del prodotto, a condizione che la sequenza sonora sia memorabile.

Pertanto, il suono per il quale è stata richiesta la registrazione come marchio dell’Unione Europea, secondo la decisione in esame, rappresenta un jingle ritmico di quattro suoni, idoneo – in quanto tale – ad essere memorizzato dai consumatori di riferimento e, quindi, adatto ad identificare i prodotti ed i servizi della B. Braun Melsungen sul mercato.

Alla luce del ragionamento sopra esposto, la Commissione di Ricorso ha avuto modo di ribadire che i requisiti per la registrazione dei marchi sonori devono essere valutati con i medesimi criteri applicati alle altre tipologie di marchio ed ha, dunque, annullato la precedente decisione che aveva rifiutato la registrazione di tale marchio sonoro per mancanza di carattere distintivo.