REPUTAZIONE O NON REPUTAZIONE? QUESTO È IL DILEMMA NEL CASO PUMA V. EUIPO

di Beatrice Marone

In uno scenario statisticamente non consueto nella prassi generale (ma non in quella specifica della presente vicenda), la Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione Europea ha disposto, con la propria sentenza datata 22 ottobre 2025, l’annullamento della decisione di una delle Commissioni dei Ricorsi dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). Secondo il Tribunale del Lussemburgo, infatti, la Quinta Commissione dei Ricorsi avrebbe errato nell’emettere la decisione datata 4 luglio 2024 all’esito del procedimento n. R 2215/2019-5, ossia l’ultimo dei ricorsi proposti da PUMA SE nel contesto di una disputa iniziata nel lontano 2013.

Il 21 novembre di dodici anni fa, infatti, la multinazionale tedesca aveva depositato opposizione nei confronti della designazione dell’Unione Europea della registrazione di marchio internazionale n. 1150538 di titolarità della società italiana C.M.S. COSTRUZIONE MACCHINE SPECIALI S.P.A.. Tale registrazione era stata concessa il 21 dicembre 2012 e la relativa designazione dell’Unione Europea rivendicava “Macchine e macchine-utensili ad uso industriale per la produzione di scambiatori di calore di ogni tipo” in classe 7, “Apparecchi ed impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, scambio di calore, ventilazione, produzione di calore, essiccamento” in classe 11 e “Servizi di installazione, manutenzione e riparazione di macchine e macchine utensili ad uso industriale per la produzione di scambiatori di calore di ogni tipo” in classe 37. L’elemento di disturbo per PUMA SE, ovviamente, non riguardava i prodotti e servizi citati, bensì il segno oggetto di tutela, ossia “ ”, ritenuto potenzialmente confondibile con il marchio “ ”, tutelato dalla registrazione di marchio internazionale n. 593987, concessa nel lontano 1992, e con il marchio “ ”, tutelato dalla registrazione di marchio internazionale n. 480105, concessa addirittura nel 1983, entrambe con designazione in Unione Europea ed entrambe con rivendica di prodotti nelle classi 18, 25 e 28.

La base giuridica dell’opposizione è stata individuata dall’Opponente nell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento Marchi dell’Unione Europea, ossia il Regolamento 1001/2017. Secondo tale previsione “la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi”. L’onere di dimostrare all’Ufficio la notorietà è a carico del soggetto giuridico che la invoca, ossia dell’Opponente, tramite adeguate evidenze documentali.

Con decisione emessa nel novembre 2014, la Divisione Opposizione dell’EUIPO ha ritenuto non dimostrata tale notorietà, ritenendo insufficienti i diciotto documenti prodotti da PUMA SE. Tale società ha, dunque, proposto ricorso e prodotto, nel corso di tale procedimento, ulteriore materiale documentale, comunque ritenuto insufficiente dalla decisione della Commissione dei Ricorsi datata gennaio 2016. La società tedesca ha, quindi, proposto appello dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea che, nel maggio 2019, con la propria sentenza nel caso T-161/16, ha annullato la decisione della Commissione dei Ricorsi. Infatti, sulla base di una diversa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la sentenza emessa nel giugno 2018 nel caso C-564/16 P), il Tribunale ha, da un lato, ritenuto erroneo il fatto che la Commissione dei Ricorsi non avesse considerato le anteriori decisioni dell’EUIPO indicate da PUMA SE a sostegno della propria posizione e, dall’altro, che fossero stati incorrettamente considerati irricevibili gli elementi probatori forniti nel contesto del ricorso.

A tali vicende è seguita una nuova decisione della Commissione dei Ricorsi datata settembre 2020, la quale ha nuovamente rigettato il ricorso contro la decisione della Divisione Opposizione, e una nuova sentenza del Tribunale del Lussemburgo datata ottobre 2022 (caso T-711/20), con la quale anche la nuova decisione è stata oggetto di annullamento. In questo caso, l’elemento erroneo dell’esame della Commissione dei Ricorsi era il non aver condotto la comparazione fra i segni con riferimento al marchio considerato con grado di somiglianza inferiore rispetto a quello oggetto di contestazione. Infatti, secondo il Tribunale, un minor grado di somiglianza di uno dei marchi anteriori avrebbe potuto essere compensato da un più elevato grado di notorietà dello stesso. Inoltre, ulteriore valutazione incorretta della Commissione dei Ricorsi riguardava il mancato riesame delle prove prodotte dinanzi alla Divisione Opposizione.

La decisione datata luglio 2024, oggetto di contestazione davanti al Tribunale nel caso in analisi, aveva condotto ad un ulteriore rigetto del ricorso di PUMA SE. Tuttavia, la sentenza dell’ottobre 2025 ha, per la terza volta, condotto all’annullamento. La ragione è racchiusa nel paragrafo 54 della sentenza emessa nel caso 491/24, secondo cui “Si deve concludere che la commissione di ricorso, non prendendo esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla ricorrente (del resto invocata da quest’ultima), vale a dire quella di un grado «molto elevato» di notorietà, nella valutazione globale del nesso tra i marchi in conflitto, ha violato l’obbligo enunciato ai precedenti punti da 31 a 37 e, in tal modo, è incorsa in un errore di diritto”. Infatti, al fine di fondare le proprie decisioni in relazione al grado di notorietà di un marchio, non è sufficiente, per l’EUIPO, applicare la stessa soglia normalmente applicabile all’esame di distintività, ossia constatare che il marchio anteriore gode di un grado di notorietà «quantomeno medio». Al contrario, l’Ufficio è tenuto a determinare con precisione il grado di intensità della notorietà (medio, elevato o, addirittura, molto elevato) o, quantomeno, a prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, ossia la parte i cui argomenti relativi al livello di notorietà del marchio non possono, secondo l’EUIPO, trovare accoglimento.

Secondo il Tribunale, come espresso nel paragrafo 37 della sentenza, “L’obbligo di prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi all’EUIPO costituisce per quest’ultimo un’espressione particolare del dovere di diligenza, secondo il quale l’istituzione competente è tenuta ad esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti del caso di specie”.

Tenendo in considerazione che il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni dell’EUIPO e, nel caso di specie, non ha ritenuto di sostituire la propria motivazione a quella dell’organo competente dell’EUIPO, una quarta decisione della Commissione dei Ricorsi pare, dunque, all’orizzonte.