IL TRIBUNALE DI ROMA PRECISA I CONCETTI DI PRECLUSIONE PER TOLLERANZA E ASSENZA DI VOLGARIZZAZIONE: IL CASO CINECITTÀ VS. CINECITTÀ 3

di Beatrice Marone

Sebbene sia, ora, possibile depositare domanda di invalidazione nei confronti di una registrazione di marchio italiano dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), i Tribunali stanno continuando ad emettere le proprie decisioni in casi proposti prima che la riforma del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005) introducesse la Sezione II-bis nel testo in vigore a partire dal 23 agosto 2023.

Con la sentenza n. 14497/2025, pubblicata il 20 ottobre, il Tribunale di Roma ha emesso la propria decisione in un procedimento iscritto a registro nel 2019, tramite il quale l’attrice richiedeva l’accertamento e la dichiarazione di nullità della registrazione di marchio italiano n. 302015000010857 per il segno denominativo “CINECITTÀ 3”, depositato in data 12 dicembre 2005 e concesso in data 11 febbraio 2009, debitamente rinnovata, con rivendica di servizi in classe 38. Le basi giuridiche corrispondono all’articolo 12, comma 1, lettera e) del Codice di Proprietà Industriale, relativo al rischio di confusione con diritti anteriori, nonché all’articolo 19, comma 2, dello stesso Codice di Proprietà Industriale, il quale disciplina i casi di deposito di una domanda di marchio in malafede. In aggiunta a ciò, l’attrice richiedeva l’accertamento e la dichiarazione che l’uso del segno oggetto della registrazione, in qualsiasi variante e forma, costituisse non soltanto violazione dei propri diritti in conformità alla previsione dell’articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale, ma anche ipotesi di concorrenza sleale sulla base dell’articolo 2598 del Codice Civile. Infine, l’attrice domandava alla Corte di accertare e dichiarare che il nome a dominio cinecitta3.tv si poneva in violazione dei diritti anteriori conferiti all’attore stesso in forza dell’articolo 22 del Codice di Proprietà Industriale.

In conseguenza di ciò, l’attrice proponeva domanda di inibitoria dei comportamenti posti in essere dai titolari della registrazione e del nome e dominio citati, richiedendo altresì la modifica della denominazione sociale di una delle società convenute e la condanna delle stesse, in solido, al risarcimento di una somma a titolo di danno, oltre all’indicazione di una penale di Euro 5.000,00 per ciascuna successiva violazione e di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del dispositivo della decisione.

Secondo la ricostruzione dell’attrice, società avente in qualità di socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze e incaricata di gestire gli studios nell’omonimo quartiere di Roma, una delle convenute, società costituitasi nel 2016, avrebbe contraddistinto i propri servizi di produzione audiovisiva con il segno “CINECITTÀ 3”, nonché acquistato la registrazione di marchio sopra ricordata e collocato i propri studi cinematografici vicino a quelli dell’attrice, pubblicizzando gli stessi con frasi qualificate come ingannevoli dalla stessa attrice.

In primis, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-482/09, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, nella decisione n. 7504 del marzo 2023. Il Tribunale ha, infatti, indicato che, ai fini della decorrenza del quinquennio di convalidazione di un marchio, ossia dell’applicabilità della cosiddetta preclusione per tolleranza, è necessario che il titolare del marchio anteriore sia a conoscenza della registrazione del marchio posteriore e dell’utilizzo in commercio dello stesso marchio posteriore successivamente alla registrazione. Il Tribunale ha esplicitamente dichiarato che nel corso del procedimento non è emerso né è risultato desumibile alcun elemento atto ad affermare che l’attrice avesse avuto conoscenza delle circostanze di cui sopra, ma che, al contrario, le difese della convenuta comparsa in giudizio dimostravano come l’attrice non fosse a conoscenza del marchio di controparte fino a poco tempo prima della proposizione dell’azione.

Con riferimento alla violazione dei diritti di esclusiva dell’attrice discendenti dall’articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale, la Corte ha ritenuto che il marchio posteriore includesse totalmente il marchio anteriore, al quale era stato affiancato il solo numero “3”. Citando la decisione della Corte di Cassazione n. 27081/2007, il Tribunale ha affermato che, tenuti in considerazione, in particolare, la somiglianza tra i segni e l’affinità tra i servizi, unitamente all’uso del termine “CINECITTÀ” da parte della convenuta, si verifica l’esistenza di un “elevatissimo rischio di confusione,” anche sotto forma di “rischio di associazione”. Ciò avviene ogni qualvolta il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l’impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso. Risulta di particolare rilevanza il posizionamento geografico degli studi della convenuta, accanto a quelli dell’attrice, al fine di verificare la possibilità di una ragionevole presunzione, da parte del consumatore medio, che essi siano articolazioni della medesima impresa. Al massimo, secondo il Tribunale, la presenza del numero 3 accanto al termine “Cinecittà” potrebbe condurre a credere che “si tratti di studi dedicati a produzioni minori, di nicchia, oppure di studi specializzati in una particolare produzione, o semplicemente studi di nuova realizzazione ma sempre legati al marchio”.

Infine, il Collegio ha rigettato le argomentazioni della convenuta in merito alla volgarizzazione del marchio anteriore dell’attrice spiegando che, come dimostrato dalla corposa produzione documentale della stessa attrice, il marchio è costantemente utilizzato in senso distintivo delle produzioni cinematografiche eseguite negli specifici studi, mentre non è possibile registrare un uso massivo della parola “Cinecittà” per la generalità dei servizi cinematografici. Il Tribunale sottolinea inoltre che è stato proprio il polo cinematografico a rendere il quartiere identificabile con il medesimo nome, mentre la coesistenza con un grande centro commerciale, peraltro, collocato nello stesso quartiere, stante la diversità dei servizi offerti da quest’ultimo, non può seriamente mettere in crisi il potere distintivo del marchio anteriore in ambito di produzioni cinematografiche.

Sulla base delle risultanze ricordate, la Corte ha ritenuto di accogliere la domanda di inibitoria “nei confronti delle convenute della prosecuzione di ogni condotta idonea a creare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra l’attività delle convenute e quella dell’attrice nonché qualsiasi condotta non conforme alla correttezza professionale e idonea a danneggiare la società istante”. Con riferimento alle ipotesi di concorrenza sleale, il Collegio ha verificato l’esistenza della stessa nella forma confusoria, per appropriazione di pregi e, infine, atipica.